Делаем IP Due Diligence самостоятельно
Часть 2: что проверять?
Юрист REVERA law group Екатерина Ероховец продолжает цикл статей об аудите интеллектуальной собственности (IP DD) компании, которые помогут провести такой аудит самостоятельно. В первой части мы рассказали о том, что вообще из себя представляет IP DD, и какими критериями руководствоваться при выборе типа проверки (внутренняя / внешняя).
В этой статье рассмотрим, какие блоки покрываются проверкой в рамках IP DD, и поговорим о том, как определить, что проверить нужно именно вашей компании. Также делимся с вами ссылкой на наш чек-лист, который поможет выбрать релевантные для вас блоки проверки.
Условно источники появления IP в компании можно поделить на внутренние и внешние. Исходя из этой логики, блоки проверки мы обычно делим на две группы:
- IP внутри – т.е. то, что создалось внутри компании (как правило, силами работников);
- IP снаружи – полученное извне (самая часто встречающаяся ситуация – IP, которое создается подрядчиками) / переданное или транслируемое вовне (например, результат работы, переданный заказчикам; бренд компании).
1. IP внутри
Служебные произведения
В данном блоке важно проверить следующие моменты:
- правильность оформления трудовых отношений с работниками;
- полноту оформления отношений с работниками в части IP;
- процесс постановки задач для работников.
Перечисленное влияет не только на наличие у компании прав на созданное IP, но и на (возможные) сложности в распоряжении таким IP, которые могут быть вызваны недочетами в каком-то из блоков.
Для проверки в рамках данного блока используется кадровая документация, локальные акты по вопросам IP в компании (инструкции, положения) + изучается порядок работы используемого в компании таск-менеджера.
Оформление прав на объекты промышленной собственности внутри компании
Чтобы в будущем сделать возможным регистрацию / получение патента на некоторые категории объектов промышленной собственности, обычно требуется соблюсти специальные правила их оформления внутри компании.
Неверное внутреннее оформление прав на объект промышленной собственности может повлечь невозможность зарегистрировать / получить патент на него, что существенно снизит уровень защиты IP в компании.
В данном блоке проверяется внутренняя документация компании, которой оформляются такие разработки.
2. IP снаружи
Корректность оформления интеллектуальной собственности в отношениях с подрядчиками / заказчиками
В рамках данного блока проверке подлежит оформление передачи прав на IP + соблюдение обязательных требований для договоров между заказчиками и подрядчиками.
Обычно проверка происходит по двум направлениям (в зависимости от их применимости к тому или иному кейсу):
- получила ли компания права на IP в достаточном объеме, т.е. она может использовать IP так, как она делает это сейчас;
- передала ли компания права на IP тому и в том объеме, как это предполагалось сделать в соответствие с бизнес-договоренностями.
В последнем направлении важно сделать кросс-проверку с блоком “IP внутри”, ведь не получив необходимые права и разрешения от работников, компания не может передать такие права и разрешения кому-то другому.
Получение/передача прав на IP (лицензионные договоры, договоры уступки, open source и др.)
Здесь обращается внимание на наличие в договоре всех обязательных для него условий, соответствие императивным положениям законодательства.
Также применительно к open source проверяется, чтобы используемый открытый код, а, точнее, условия его лицензии, не налагали на компанию дополнительные обязательства (по раскрытию кода своего продукта и пр.).
Юридическое оформление бренда (товарные знаки, логотипы) и доменного имени компании
В рамках этого блока проверяется наличие юридического оформление бренда – особенно важно это может быть для инвесторов при проверке компаний-таргетов. Также проверяется отсутствие нарушений при использовании товарных знаков, логотипов, доменных имен и иных индивидуализирующих компанию и ее продукты обозначений.
Указанные блоки – это “базовый набор”, который будет варьироваться в зависимости от типа бизнеса, продукта конкретной компании, выстроенной в ней системы работы и прочих факторов.
В определении базовых блоков проверки, которые актуальны для вашей компании, вам поможет наш чек-лист, куда включены вопросы для формирования базового представления о вашем IP.
В последующих статьях цикла мы подробнее расскажем о том, какие риски могут быть выявлены в рамках IP DD при проверке каждого из блоков, где такие риски можно найти и как можно их устранить.
Ссылка на первую часть: https://vc.ru/u/822519-revera-law-firm/429546-delaem-ip-due-diligence-samostoyatelno