Между Сциллой и Харибдой: как благополучно добраться до регистрации бренда

Мы продолжаем рассказывать о нюансах регистрации товарных знаков. В предыдущей статье мы разобрали противоречивые нормы морали — как выбрать нейминг и никого не оскорбить, а сегодня предлагаем отправиться с нами в путешествие и погрузиться в популярный прием — использование географических названий.

Выбирая нейминг для бренда, хочется наполнить его смыслом, создать историю, которая вызовет у потребителя интерес к продукту.

Одним из инструментов в таком случае будет служить привязка продукта к месту, где осуществляется его производство, или с которым бренд связан, ведь это показывает . т уважительное отношение к региону или преемственность поколений. Однако, если вы хотите использовать такой инструмент, будьте готовы аккуратно и тщательно подходить к выбору того маршрута, который приведет вас к заветной гавани — регистрации товарного знака с указанием на определенный географический объект. Команда Versus берет на себя роль путеводной звезды и постарается помочь вам не попасть в лапы сирен и безопасно пройти между Сциллой и Харибдой.

База, которую нужно знать —> пп. 1 и пп. 3 ст. 1483 ГК РФ содержат основания для отказа в регистрации товарного знака:

«Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта (п. 1 ст. 1483);

- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства» (п. 3 ст. 1483).

Формально, регистрация товарного знака, содержащего географическое название или элемент, отсылающий к какому-то географическому объекту, возможна только если там действительно расположено производство компании. При этом такой словесный элемент в большинстве случаев охране не подлежит, поскольку указывает на место производства/сбыта.

Зная о существовании этих скал, отправляемся в путешествие за заветным названием, выбирая оптимальный маршрут, следуя за лайфхаками, которые мы для вас приготовили.

Лайфхак #1 — Вымышленный населенный пункт

Все гениальное — просто. Если вы хотите географический элемент в своем товарном знаке, но не хотите мучаться с возможными трудностями, которые ждут вас на пути — выдумайте это название! Вы можете использовать название вымышленного населенного пункта и таким образом убить двух зайцев: относительно легко зарегистрировать фантазийный товарный знак и создать нужные вам ассоциации у потребителя.

Проиллюстрируем это кейсом молочной продукции «Светаево»

Деревни «Светаево» нет на карте Российской Федерации, поэтому такое название не будет триггером для ст.1483 ГК РФ. При этом, в данном случае название бренда создает ассоциации с маленькой деревней, рассветом, свежестью и закладывает нужные для компании кирпичики позиционирования продукта.

Если компания все-таки хочет подчеркнуть связь с реально существующим регионом, можно прибегнуть к помощи следующих лайфхаков:

Лайфхак #2 Регистрация оригинального графического исполнения названия

Можно зарегистрировать комбинированное обозначение, содержащее географическое название и оригинальную графику (картинку и/или шрифт). В таком случае в качестве товарного знака будет зарегистрировано оригинальное графическое исполнение названия, а слово, непосредственно указывающее на населенный пункт, останется неохраняемым элементом.

Рассмотрим это на примере одного из кейсов Versus.Legal для ООО «Коломенское»

Есть юридическое лицо ООО «Коломенское», чье производство действительно располагается в городе Коломна. Однако Коломна — крупный населенный пункт, в котором работают несколько производителей молочной и другой пищевой продукции.

В данном случае успешной стратегией была регистрация уникального визуального выражения слова «коломенский», где само слово признано неохраняемым элементом.

Конкретный производитель может, конечно, получить монополию на такое обозначение, если потребители начали ассоциировать такое название именно с ним в результате активного и длительного использования.

Лайфхак #3 — малоизвестный населенный пункт

Еще одна лазейка — регистрация товарного знака, состоящего из названия малонаселенного пункта. Почему? Логика такая: если пункт малонаселен, то о нем никто не знает. Следовательно он фактически не может выполнять описательную функцию, то есть указывать потребителю на место производства, ведь простому потребителю это название ни о чем не говорит.

Так, Версус помог компании «Ясно-поле» зарегистрировать знаки, используемые для обозначения сыров. Каждый товарный знак является названием маленькой деревни или села в Тульской области. Получилась очень красивая история про то, как построить связь с родным регионом и открыть новый смысл давно забытых мест.

Важно, что законодатель никак не определяет то, насколько малонаселенным должен быть пункт, поэтому термин будет трактоваться в каждом конкретном случае по-разному. В данном кейсе мы с Заявителем отобрали места, с минимальной численностью, не превышающей 5 человек.

Лайфхак #4 — связать бренд с регионом, не отсылая к названию

Крайне интересной стратегией будет попытка связать продукт и территорию производства без использования конкретного названия или производных от него.

Предполагаем, что этим воспользовался правообладатель зарегистрированного товарного знака № 419609, руководствуясь местной легендой.

Компания-производитель находится в Омске, где существует легенда про пять озер, повествующая о чудесном исцелении путника, который искупается поочередно в каждом из озер. Этот миф стал прототипом для сказки Ершова «Конек-горбунок», где нужно было купаться в трех котлах. Легенда известна каждому омичу. Название бренда указывает на происхождение, не называя Омск напрямую.

Лайфхак #5

Когда Роспатент оценивает обозначение на предмет основных мотивов для отказа, касающихся географических названий (верное или ложное указание на место производства), он обязательно оценивает, воспринимается ли такое обозначение или включенный в него элемент как указание на место производства товара или же нет — в силу нереальности их связи с географическим объектом (п. 2.5.8 Руководства).

Эта концепция дает нам простор для маневров: получается, можно выбрать такое место, которое не будет ассоциироваться с каким-либо товаром (или услугой), потому что у этого места нет соответствующей репутации, как, например, у Милана — статуса фэшн-столицы.

Смотрите, например, в Германии есть провинция Энгер. Несмотря на то, что данный пункт имеет большую численность населения, он не известен производством воздушных компрессоров (особенно российскому потребителю), что позволило зарегистрировать товарный знак 971795 в 06,07 и 11 классах МКТУ.

Обратный пример: название острова Бали (заявка № 2020753692) не удалось зарегистрировать для кофе, потому что Индонезия — весьма известна производством кофейных зерен.

Если вы успешно вылавировали между первыми препятствиями, расслабляться рано — впереди ждут новые испытания. Сладкими голосами поют сирены — названия заповедных озер и древних крепостей прекрасно смотрятся в качестве товарных знаков, но безопасна ли их песнь?

Если место является объектом культурного наследия народов Российской Федерации либо объектом всемирного культурного или природного наследия, то регистрация товарного знака с его упоминанием требует наличия согласия уполномоченного органа (п.4 ст. 1483 ГК РФ).

К примеру, озеро Байкал — объект культурного наследия ЮНЕСКО и, чтобы зарегистрировать товарный знак BAIKAL RESERVE необходимо было обращаться за разрешением в дирекцию Байкальского государственного природного биосферного заповедника. Отсутствие письменного разрешения всегда равно отсутствию регистрации.

Не получилось зарегистрировать обозначение "АРКАИМ" 2013713084, потому что Аркаим — это археологический памятник, представляющий собой комплекс из городища, могильника и селищ, расположенный в степи Южного Урала. Аркаим — объект культурного наследия РФ.

Лайфхак #6:

Читать перечень Юнеско, что всегда увлекательно, и перечень культурных и природных богатств России, а также быть готовыми обращаться к уполномоченным органам, чтобы прославить географический объект вашим уникальным продуктом.

НМПТ и ГУ — аббревиатуры, грозящие разнести ваш корабль в щепки:

«Географическое указание» — обозначение для товара, качество, репутация, иные характеристики которого связаны с географической территорией производства (хотя бы одна стадия производства на данной территории).

«Наименование места происхождения товара» — обозначение, состоящее из географического объекта, который исключительно определяет свойства произведенного товара (все стадии производства на данной территории). Пример: Шампанское, Тульский пряник.

(ст. 1516).

Если название населенного пункта, которое вы хотите зарегистрировать, схоже с ГУ или НМПТ, то добиться такой регистрации просто так не получится (п. 7 ст. 1483) — даже если бы было согласие. Тут поможет либо спорить о несходстве, либо регистрировать право на использование НМПТ или ГУ (а для этого нужно доказать, что ваш продукт соответствует определенным характеристикам, но об этом приключении мы расскажем в другой раз).

Посмотрим на примеры.

Обозначение «Создана Алтаем» по заявке 2011736142, несмотря на низкую степень сходства, которую отмечает Палата по патентным спорам [1], не удалось зарегистрировать для ряда товаров 32 и 33 класса МКТУ (медовуха и смешанные алкогольные напитки). Данные напитки могут быть сделаны с добавлением меда, что потенциально вызовет у потребителя ассоциации с зарегистрированными НМПТ № 142 «АЛТАЙСКИЙ МЕД» и № 193 «МЕД ГОРНОГО АЛТАЯ».

В то же время товарный знак “Магия Алтая” № 871422 успешно зарегистрировали для товаров 29 и 30 классов МКТУ (варенье, кондитерские изделия, пчелиное молоко), потому что Заявитель смог доказать, что обозначение не сходно до степени смешения с НМПТ «АЛТАЙСКИЙ МЕД» и «МЕД ГОРНОГО АЛТАЯ».

Практика неоднородна, но чаша весов склоняется в сторону ГУ и НМПТ.

Особенно осторожным стоит быть тем, кто хочет добавить «русскости» для товаров 32 и 33 классов МКТУ (напитки, алкогольные напитки). Дело в том, что такие обозначения с вероятностью 99% столкнутся с противопоставлением НМПТ № 65/1 «Русская водка», как это случилось, например с товарным знаком 556209, регистрацию которого успешно оспорили.[2] Ситуация усложняется тем, что помимо НМПТ существует общеизвестный товарный знак № 40 “RUSSKAYA РУССКАЯ RUSSIAN», который сводит практически к нулю попытки назвать алкогольную продукцию сходным образом. Как и с ГУ и НМПТ, согласие от правообладателей общеизвестных товарных знаков не работает. Об этом мы тоже поведаем отдельно.

Но мы вас без лайфхака#7 не оставим!

Всегда составляйте карту перед отплытием, а именно — проводите предварительную проверку, чтобы понимать, есть ли в вашем регионе НМПТ или ГУ. Для особо увлеченных желание использовать региональные бренды могут положить начало и вовсе уникальной истории — начать производить продукт питания или заниматься ремеслом, прославляющим место, а заодно и получить право на использование НМПТ или ГУ.

А для того, чтобы выполнить предварительную проверку обозначений на юридическую чистоту самостоятельно, мы составили для вас специальную универсальную инструкцию – можно скачать ее по ссылке.

Versus.legal с радостью поможет в решении задач для вашей компании.

Авторы статьи: Ксения Рудь и Екатерина Ковалева, редактор Даниил Зимин.

[1] Заключение Палаты по патентным спорам от 03.04.2023 (Приложение к решению Роспатента от 04.05.2023 по заявке N 2021778427/33

[2] Заключение Палаты по патентным спорам от 08.02.2021 (Приложение к решению Роспатента от 11.03.2021 по заявке N 2013708762)