Ответственность за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Общие принципы

Используя средство индивидуализации без соответствующей регистрации в качестве товарного знака, вы рискуете нарушить исключительные права третьих лиц, что чревато имущественными потерями.
«Я ничего не нарушал – все использовали, и я использовал» или «Я не знал о наличии товарного знака» — не спасают от ответственности.
Давайте разберем основные отрицательные сценарии, которые могут наступить при нарушении исключительных прав и посмотрим, что говорит об этом судебная практика.

В каждом деле существуют особенности, на основании которых дело может повернуться в одну либо в другую сторону. В данной статье рассмотрим только обобщенные примеры и основания для наступления ответственности.

Наше патентно-адвокатское бюро «MyPatent» уже долгие годы на рынке юридических услуг в сфере интеллектуальной собственности, мы успешно прошли со своими клиентами тысячи различных кейсов, неоднократно успешно представляли интересы на стороне истцов и ответчиков, имеем за плечами опыт и знания, которыми готовы с вами поделиться.

Согласно ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Дополнительно ст. 1229 ГК РФ указывает, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Таким образом, по общему правилу закон однозначно указывает на недопустимость использования средств индивидуализации сходных с товарными знаками правообладателей. Важной особенностью, продиктованной законом, выступает формулировка о наличии нарушения даже в том случае, когда не было прямого запрета. Подразумевается необходимость прямого волеизъявления правообладателя – только в этом случае использование будет законным.

Исходя из приведенной информации стоит лишний раз задуматься, прежде чем использовать какое-либо обозначение для продвижения товаров и услуг. Оптимальным вариантом является регистрация собственного товарного знака, что позволит вам не переживать о нарушениях чужих исключительных прав. Напротив, вы сможете защитить собственные.

Разобравшись с тем, что исключительные права нарушать не нужно (не просто потому что это плохо, а поскольку это закреплено в законе), давайте посмотрим, что же будет, если такое нарушение уже допущено.

Ответственность за нарушение исключительных прав на товарный знак регламентирована ст. 1515 ГК РФ, которая предусматривает несколько видов ответственности.

Так, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя. Кроме того, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить используемое обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При этом, разумеется, наиболее часто используется материальная форма ответственности. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

- в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом не стоит забывать, что в п. 159 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено: требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака в доменном имени, а равно требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя. При этом такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Если вы являетесь администратором доменного имени, но передали его в пользовании знакомыми, друзьям, родственникам или просто третьим лицам, не забывайте контролировать и проверять законность их действий, в противном случае на вас также может быть возложена ответственность за допущенное нарушение.

Что же говорит суд относительно нарушений исключительных прав? Стоит отметить, что каждое дело индивидуально и имеет присущие только ему особенности. Но общая картина ясна.

Например, решением Арбитражного суда города Москвы от 11.08.2020, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2021 по делу № А40-147213/2018, установлено нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак № 621924, взыскана компенсация в размере 999 052 российских рублей.

Имеются и гораздо более скромные размеры компенсаций. Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.09.2021, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2022 по делу А40-192055/2020, установлены нарушения прав на товарный знак № 754524, взыскана компенсация 150 000 российских рублей.

В соответствии с решением Арбитражный суд Хабаровского края от 29.11.2021 по делу № № А73-8672/2020, взыскано компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 707374, 707375, 709911, 720365, 713288 и произведение изобразительного искусства изображение логотипа «Три кота», в общем размере 120 000 российских рублей.

Исходя из судебной оценки обстоятельств нарушения исключительных прав, при доказанности таких нарушений, ответчику однозначно придется выплачивать компенсацию или возмещать убытки истцу. Поэтому, всегда старайтесь обезопасить себя, чтоб не нарушить исключительные права третьих лиц, проверяйте возможность использования ваших средств индивидуализации или получайте разрешение у правообладателя.

Даже сам факт размещения на вывеске обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, может свидетельствует о нарушении исключительных прав, что противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащей честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно статье 10.bis Конвенции Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную, или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Согласно п. 1 ст. 14.6 Федерального Закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе: незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая размещение в доменном имени и при других способах адресации.

Не стоит забывать и об административной ответственности, которая предусмотрена ст. 14.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения».

Кроме того, существует и уголовная ответственность по ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, и даже лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев. А за совершение указанного преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой наказание и вовсе может доходить до 4 или 6 лет лишения свободы, что уже относится к категории преступлений средней тяжести и тяжким.

Резюмируя вышесказанное, каждому однозначно не хотелось бы сталкиваться с претензиями, исками, спорами и другими негативными обстоятельствами, вытекающими из нарушений исключительных прав, и уж тем более терять собственные деньги за нарушения, которые могут быть допущены даже без умысла, но законодатель в данном вопросе защищает правообладателя от любого незаконного посягательства. Безусловно, существуют способы минимизации ответственности, иногда и вовсе можно ее избежать, но это уже тема для отдельного обсуждения.

Универсальным правилом для применения будет рекомендация всегда проверять обозначения, средства индивидуализации, которые вы используете в хозяйственной деятельности. Использование обозначения несколько лет не является панацеей, поскольку правообладатель товарного знака может попросту не знать об этом. Но если это произойдет и вы получите претензию, добросовестное использование не будет оправданием.

Клиенты часто говорят: «Мы придумали сами». К сожалению самостоятельная разработка некоего обозначения никак не гарантирует его «чистоту», в связи с чем мы вновь возвращаемся к правилу проверки. Исключить ответственность может только ваша уверенность, подкрепленная документами либо объективной информацией, в ином случае никто не застрахован от риска наступления отрицательных последствий. Такие риски никогда могут не воплотиться в жизнь, но гораздо проще предотвратить последствия, чем разбираться с после их наступления.