Как не получить отказ по заявке на патентование изобретения или полезной модели
В процессе рассмотрения заявления на выдачу патента на изобретение или полезную модель наиболее частыми причинами предотказов на этапе экспертизы по существу являются:
1. Несоответствие критериям патентоспособности.
- У полезной модели - "новизна" и "промышленная применимость".
- У изобретения - "промышленная применимость", "новизна", "изобретательский уровень".
Чтобы избежать запросов экспертизы, связанных с известными патентами, которые раскрывают все или часть характеристик заявленного решения, следует заранее провести патентный поиск.
Подавайте заявку на патентование только в том случае, если в ходе патентного поиска были выявлены минимальные или средние риски отказа.
В патентной документации необходимо указать наиболее близкие решения, подробно объяснив существенные отличия патентуемого решения и объяснив, как они связаны с техническим результатом.
Для преодоления предотказа необходимо внимательно проанализировать доводы эксперта, а также противопоставленные решения. Предоставить пояснения по отличиям заявленного решения от противопоставленных. При необходимости внести изменения в патентную документацию с учетом того, что они не должны выходить за рамки изначально представленного описания.
При подготовке ответа и изменений также важно учитывать, что существенные признаки формулы должны влиять на указанный в документации технический результат. Если заявленное решение не удовлетворяет изобретательскому уровню, но является новым, при этом является устройством, вы можете рассмотреть возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель.
2. Заявленное решение не имеет признаков изобретения или полезной модели.
Чаще всего эксперты указывают на то, что решение представляет собой просто последовательность действий без привязки к технической составляющей или что заявленный технический результат достигается не благодаря использованию технических средств (то есть по сути не является техническим).
Также часто отказывают по причине того, что заявленное решение не является единым устройством (для полезной модели).
Чтобы избежать подобных предотказов, важно убедиться, что решение включает в себя материальную составляющую, а не только последовательность действий.
Эта материальная составляющая должна иметь технический характер и не быть простым носителем информации, таким как книга или таблички. Также необходимо проверить, что техническая составляющая действительно влияет на заявленный технический результат и соответствует критериям патентоспособности.
Если вы подаёте заявку на полезную модель, то нужно убедиться, что ваше решение представляет собой единое устройство или совокупность устройств, связанных между собой конструктивно и функционально, и не действующих отдельно друг от друга.
Эти пояснения следует включить в описание.
Чтобы преодолеть отказ, нужно внимательно изучить аргументы экспертизы. Если есть возможность, следует попытаться переубедить эксперта, привести свои доводы. При необходимости можно внести изменения в патентную документацию.
3. Недостаточное раскрытие изобретения или полезной модели.
Согласно действующему законодательству, решение в патентной документации должно быть раскрыто в степени, достаточной для реализации средним специалистом в области; из патентной документации должно следовать обоснование возможности достижения заявленного технического результата существенными признаками решения. Если в заявке не будет достаточно полной информации, то от экспертов ФИПС могут поступить запросы, которые сложно будет удовлетворить, если необходимые сведения не были указаны в первоначальной заявке на дату её подачи.
Материалы заявок должны содержать чёткие и понятные признаки, чтобы эксперт мог точно определить их значение. Если какие-то признаки сформулированы неясно, эксперт может запросить дополнительные пояснения. Если в материалах заявки нет информации, необходимой для уточнения признака, его придётся исключить из заявки. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно чётко и ясно выражать все признаки, чтобы эксперт мог их правильно понять.
Для того чтобы запатентовать способ лечения как изобретение, необходимо предоставить конкретные примеры его применения. Это могут быть клинические случаи из практики лечения пациентов. Отсутствие хотя бы одного примера приведет к запросу экспертизы. При этом можно привести примеры в ответ на запрос, но только в дополнительных материалах. Эти примеры не будут включены в основную заявку, поскольку это уже будет выход за рамки первоначальных материалов.
Профилактика предотказа: при подготовке заявочной документации внимательно изучить административный регламент Роспатента, составить описание в соответствии с требованиями. Постараться как можно более подробно описать сущность решения в заявке и предоставить все необходимые примеры.
Преодоление предотказов: Роспатент допускает предоставление в ответ на запрос дополнительных материалов, подтверждающих достижение технического результата за счет заявленных существенных признаков, даже если они не были изложены в первоначальной документации. Эти данные не будут включены в описание, но эксперт учтет их при вынесении решения. При наличии претензий именно в этом вопросе Вы можете предоставить данные лабораторных испытаний и другие обоснования. Если экспертом доказана недостаточность раскрытия в плане невозможности реализации решения на основе представленного описания, добавить новые признаки нельзя, однако можно постараться оспорить это заключение путем предоставления данных о практической реализации с учетом только раскрытой информации.
4. Независимый пункт формулы технического решения (основной пункт) должен содержать все существенные признаки заявленного объекта без которых невозможна его реализация.
Если эксперт просит дополнить формулу дополнительными признаками из описания, настаивая на том, что указанных признаков недостаточно для реализации решения, необходимо проверить данный довод на предмет соответствия реальности и в случае, если признаков действительно не хватает, внести изменения.
Если же признаков достаточно, можно попробовать оспорить вывод эксперта подробным обоснованием и приведением примеров реализации (поскольку чем больше признаков, тем проще обойти патент).
Если вы оформляете заявку на патент или столкнулись с запросом эксперта Роспатента/предварительным отказом, будем рады оказать поддержку. Бюро Первоисток предоставляет полный спектр услуг связанных с патентованием, от анализа ниши и патентного поиска, до получения патента и защиты прав. Предварительный анализ ситуации и определение перспектив мы проводим бесплатно. Оставить заявку можно на сайте первоисток.рф или по номеру телефона +7 (800) 302-49-57.