Доказательная база в спорах о защите исключительного права на изобретение
Исключительное право на изобретение
Как указано в части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, изобретения.
В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.
Согласно положениям статьи 1346 ГК РФ, на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Использование изобретения
Согласно части 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
- совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
- совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
- совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
- осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФизобретение признается использованнымв продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использованкаждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный емуи ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при этом изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.
Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.
Наличие в продукте, способе ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения, приведенных в независимом пункте формулы, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели.
Следует учитывать, что исключительным правом на изобретение охватывается использование их непосредственно в продукте, способе, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта, осуществление способа. Нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации.
При этом использование описания изобретения в произведении науки, литературы и искусства исключительным правом правообладателя не охватывается.
Споры о нарушении исключительных прав патентообладателя
При разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в изделии ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы принадлежащего истцу изобретения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 по делу № А07-29991/2021).
Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела, и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.
При установлении использования изобретения толкование формулы изобретения осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ. Охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).
Исходя из вышеизложенного, важнейшим моментом, подлежащим доказыванию в таких делах, является установление использования в изделиях ответчика каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы.
Как правило, ввиду необходимости специальных знаний в области химии/физики/механике/иных областях для установления факта наличия/отсутствия использования в изделиях каждого признака из независимого пункта формулы патента на изобретения, истец, с целью доказывания вышеуказанного обстоятельства, вместе с исковым заявлением представляет в материалы дела досудебное заключение специалиста, осуществившего соответствующий анализ, и обладающего необходимыми образованием и квалификацией.
В свою очередь ответчик, с целью опровержения вышеуказанных обстоятельств, вместе с отзывом на исковое заявление также представляет в материалы дела досудебное заключение специалиста, подтверждающее факт отсутствия использования в спорных изделиях каждого признака независимого пункта формулы патента на изобретения.
Вышеуказанные заключения не будут являться экспертными по смыслу статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вместе с тем, они представляют собой письменные доказательства, которые подлежат оценке наряду с иными доказательствами, имеющимися в материалах дела (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2020 по делу № А46-16641/2018).
В таком случае возникает ситуация, в которой материалы дела содержат два доказательства с прямо противоположными выводами по одному и тому же вопросу.
С позиции как истца, так и ответчика, в данной ситуации важно заявить ходатайство о назначении патентоведческой судебной экспертизы по делу.
На основании части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.
Так, в деле № А46-16641/2018 Суд по интеллектуальным правам указал, что истец не был лишен права в рамках сбора доказательств, с учетом длительности рассмотрения дела, в подтверждение своей правовой позиции представить в материалы дела доказательства, опровергающие доказательства ответчика, в том числе заявить ходатайство о назначении судебной экспертизы по делу. Однако истец данным правом не воспользовался.
Таким образом, истцу было отказано в удовлетворении его исковых требований, а в основу решения положено представленное досудебное заключение, содержащее выводы об отсутствии факта использования каждого признака независимого пункта формулы патента на изобретение.
Однако следует также иметь ввиду, что, как указано в пункте 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.
Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 Кодекса. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ).
На практике суды нередко игнорируют иные доказательства, придавая заранее установленную силу заключению эксперта. В качестве примера можно привести дело № А71-3392/2023.
Проведенная по делу экспертиза во многом способна преопределить выводы суда относительно установления им наличия/отсутствия факта использования каждого признака независимого пункта формулы патента на изобретение истца в изделиях ответчика.
Таким образом, стандартную доказательную базу в таких спорах составляют:
- патент как доказательство наличия исключительного права на изобретение;
- досудебное заключение специалиста, а также заключение, полученное по результатам проведения судебной экспертизы, как доказательство наличия/отсутствия факта нарушения;
- доказательства, свидетельствующие о совершении ответчиком действий, указанных в части 2 статьи 1358 ГК РФ (т.е. подтверждающие использование изобретения непосредственно в продукте, способе, но не в документации (в том числе проектной) на изготовление находящегося в процессе разработки продукта, осуществление способа. При этом важно понимать, что нарушением будет являться совершение действия, необходимого для осуществления хотя бы одной из стадий производства с применением указанной документации).
В качестве дополнительных доказательств в таких спорах, в зависимости от предмета заявленных исковых требований, в материалы дела могут быть представлены:
- досудебное оценочное заключение, а также заключение, полученное по результатам проведения судебной экспертизы, как доказательство обоснованности размера материальной части заявленных исковых требований (в случае взыскания компенсации);
- лицензионные договоры патентообладателя с третьими лицами, как доказательство обоснованности размера материальной части заявленных исковых требований (в случае взыскания компенсации по правилам пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ);
- скриншоты интернет-страниц/нотариальные протоколы осмотра доказательств, в том числе в сети Интернет.
При этом следует иметь ввиду, что в зависимости от особенностей конкретного спора – в частности, в зависимости от особенностей формулы патенты на изобретение, а также в зависимости от процессуального поведения сторон, может понадобиться представление в материалы дела иных доказательств, подтверждающих/опровергающих те или иные факты, в том числе проведение судебных экспертиз по другим вопросам.