Мадридская система регистрации товарных знаков и её особенности

Товарные знаки имеют территориальный принцип действия. Так, зарегистрированный товарный знак в России будет распространять свое действие только на территории России и не будет охватывать территории иных стран. Соответственно, если необходимо получить правовую охрану в других странах, нужно проходить процедуру регистрации в конкретной стране. Такая регистрация происходит как по национальной процедуре – в этом случае подается отдельная (национальная) заявка напрямую в ведомство интересующей страны, так и по международной регистрации – в этом случае проводится подача одной международной заявки, в которой указываются страны, в отношении которых испрашивается регистрация.

В данной статье разберем особенности международной регистрации товарных знаков по Мадридской системе.

Функционирование Мадридской системы международной регистрации товарных знаков регулируется Мадридским соглашением, заключенным в 1891 г., и Протоколом к этому Соглашению, заключенным в 1989 г. Административное управление Мадридской системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Мадридская система международной регистрации товарных знаков используется для упрощения процедуры регистрации товарных знаков, если предполагается охрана на международном уровне. Использование такой системы позволяет владельцам товарных знаков осуществлять регистрацию в нескольких странах-членах Мадридской системы путем подачи одной заявки непосредственно в национальное ведомство по товарным знакам своей страны.

Также следует отметить, что Мадридская система в значительной мере упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку имеется возможность внесения записей об изменениях или о продлении регистрации путем одного процедурного действия. Также преимуществом является то, что впоследствии международную регистрацию можно расширять путем добавления дополнительных стран, которые не были изначально указаны в международной регистрации.

Так, в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколомна базе российской заявки или свидетельствавозможно осуществить регистрацию товарного знака в странах – сторонах соглашения и протокола, так называемую международную регистрацию, которая объединяет более 130 стран, и их число постоянно растет. Актуальный список странопубликованна сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Важно отметить, что для применения Мадридской системы необходимо наличие базовой регистрации или поданной заявки. На основании базовой регистрации/заявки подается международная заявка в Роспатент, где она проходит проверку на соответствие формальным требованиям и затем происходит ее пересылка в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Для подачи заявки на получение международной охраны товарного знака необходимо быть гражданином любого из членов Мадридской системы, постоянно проживать в нем или иметь на его территории коммерческое предприятие.

Для международной заявки установлен специальный бланк (форма ММ2) на английском языке. Соответственно, все сведения по базовой регистрации должны быть адаптированы на английский язык. Бланк ММ2 периодически обновляется.

Кроме того, необходимо оплатить пошлину, расчет которой производится в швейцарских франках. Пошлина оплачивается в Международное бюро ВОИС. Размер пошлины напрямую зависит от вида товарного (цветной или черно-белый, количества классов МКТУ, списка стран). Для расчета пошлины используется специальный сервис «калькулятор пошлин», который позволяет произвести расчет пошлины, исходя из заданных параметров.

Как было отмечено выше, международная заявка подается в Ведомство страны базовой регистрации (в данном случае – Роспатент), где заявка проходит проверку на соответствие формальным требованиям. Если по результатам этой проверки выявляются какие-либо несоответствия, заявителю направляется запрос. Если заявка соответствует всем требованиям, то её пересылают в Международное бюро ВОИС. Следует отметить, что за проверку и пересылку международной заявки установлена госпошлина, которая оплачивается в Роспатент при подаче международной заявки (в соответствии с пунктом 4.14 приложения №1 к Положению о пошлинах).

Требованием к подаче международной заявки является наличие базовой регистрации/заявки. В части взаимосвязи международной регистрации и базовой важно отметить следующее:

Таким образом, важной особенностью международной заявки является её зависимость от базовой регистрации/заявки.

Далее, после подачи международной заявки (ориентировочно через 4-5 месяцев) заявителю направляется сертификат о регистрации знака, в котором указываются страны, в отношении которых подана международная заявка, перечень товаров и услуг, также в данном сертификате отражается номер международной регистрации. Затем ВОИС направляет заявку в указанные в ней страны, в которых начинается экспертиза - сроки проведения экспертизы в заявленных странах ориентировочно составляют 12 -18 месяцев.

Таким образом, экспертиза проводится отдельно в каждой заявленной стране в соответствии с установленными на национальном уровне правилами, т.е. товарный знак автоматически не регистрируется ВОИС.

Если по результатам экспертизы в заявленных странах выносятся предварительные отказы, то заявитель уведомляется о них соответствующим образом - национальное ведомство направляет их в ВОИС, а ВОИС уведомляет заявителя о предварительном отказе. Для преодоления отказов необходимо обращаться к патентным поверенным каждой конкретной страны.

Если по результатам экспертизы принимается решение о предоставлении правовой охраны, то заявитель уведомляется аналогичным образом.

Касательно срока действия международной регистрации следует отметить, что она действует в течение десяти лет с возможностью последующего её продления также на десять лет неограниченное количество раз.

Продлить международную регистрацию товарного знака можно не ранее, чем за шесть месяцев до истечения десятилетнего срока охраны или в течение шестимесячного льготного периода после истечения указанного срока (в этом случае продление производится за дополнительную плату пошлины). Размер пошлины за продление зависит от количества классов, списка стран. Для расчета пошлины также используется сервис «калькулятор пошлин».

Следует заметить, что если нет потребности сохранять правовую охрану для всех заявленных стран, то продлить международную регистрацию можно в части стран, указанных в международной регистрации. По результатам продления направляется сертификат о продлении, в котором указывается срок действия, а также перечень стран, в которых было осуществлено продление.

В части мониторинга международной регистрации необходимо отметить, что её возможно отслеживать на сервисе Madrid Monitor – для этого необходимо знать номер международной регистрации либо номер базовой регистрации/заявки. Данный сервис позволяет в режиме реального времени наблюдать за статусом международной регистрации, поскольку в нем отражаются статусы по каждой заявленной стране, а также ход делопроизводства.

Управление международной регистрацией (в части продления, внесения изменений, уступке) возможно через сервис eMadrid. Данный инструмент позволяет удобно и оперативно управлять международной регистрацией.

Таким образом, Мадридская система регистрации товарных знаков является централизованной процедурой подачи заявок и управления ими, позволяет осуществить регистрацию в обширном перечне стран и является наиболее удобным способом взаимодействия с иностранными государствами в области регистрации товарных знаков.

Автор: Мария Дворникова

Источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.06.2023)

2. Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 N 941 с изменениями на 19 сентября 2022 года) (редакция, действующая с 29 июня 2023 года)

3. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (действует с 1 января 2015 г.)