Судьбоносные суды: патентные иски, которые сформировали законодательство. Часть 1
Современная американская патентная система – это результат множества решений и вердиктов, которые задали курс истории патентного права. Среди них были решения о том, можно ли патентновать генетически модифицированные организмы и искусственно созданные гены, абстрактные идеи, природные феномены и законы природы, программное обеспечение. Были решения, переопределяющие критерии патентуемости.
Были патентные споры, повлиявшие на решения о признании патентов недействительными, выдачу судебных запретов, доктрину истечения патента. Мы перевели обзор 14 таких исторических судебных разбирательств.
1. Даймонд против Чакрабарти
В 1980 году Верховный суд США пытался разобраться в том, можно ли запатеновать генетически модифицированный организм. Ананда Чакрабарти занимался генной инженерией в компании General Electric. Слегка отредактировав бактерию Pseudomonas genus, он создал бактерию Pseudomonas putida. Она умеет разлагать органические углеводороды, в частности, разрушать нефтепродукты (сырую нефть, толуол и так далее). Чакрабарти предлагал использовать эту бактерию для ликвидации последствий разлития нефти.
General Electric подала заявку на патент в USPTO (Ведомство по патентам и товарным знакам США), заявка была отклонена, потому что на тот момент живые организмы не считались патентоспособными объектами согласно параграфу 101 статьи 35 американского Патентного акта.
Совет по патентным апелляциям и вмешательствам (The Board of Patent Appeals and Interferences) согласился с этим решением. Таможенный и патентный апелляционный суд США (United States Court of Customs and Patent Appeals) не согласился и решил дело в пользу Чакрабарти, заявив, что “тот факт, что микроорганизмы являются живыми, не имеет юридического значения для целей патентного законодательства”.
Уполномоченный по патентам и товарным знакам Сидней Даймонд обратился в суд, чтобы опротестовать это решение. В июне суд снова встал на сторону Чакрабарти, решив, что “созданный человеком живой микроорганизм” патентоспособен. Микроорганизм ответчика с точки зрения права является “изделием” или “композицией материалов”, а они разрешены к патентованию вышеупомянутым 101 параграфом.“
Мы предупредили суды, что они не должны вчитывать в патентное законодательство ограничения и условия, которые не сформулировал законодатель”, добавил судья. Он отметил в своём решении, что для закона специально была подобрана терминология, которая бы расширяла область применения патентного права. Конгресс хотел, чтобы патентоспособным было “всё под Солнцем, что было создано человеком”.
2. Бильски против Каппоса
В рамках рассмотрения этого иска Верховный суд США определил, что тест «устройство или преобразование» («machine-or-transformation test») не является единственным способом определения патентоспособности процесса, а представляет собой скорее “полезную и важную подсказку, исследовательский инструмент для определения того, является ли заявленное изобретение процессами в рамках 101 параграфа”.
Суд утвердил отказ в регистрации патента на метод хеджирования убытков при инвестициях в один сегмент энергетической промышленности путём инвестиций в другие сегменты на основании того, что стратегия инвестирования не является патентоспособным объектом.
Впрочем, в процессе обсуждения значения слова “процесс” было установлено, что в его определение входит понятие “метод”, поэтому некоторые бизнес-методики в принципе возможно патентовать.
Вышеупомянутый тест «устройство или преобразование» подразумевает, что запатентовать можно процесс, который либо «привязан к определенному устройству или механизму», либо должен «трансформировать конкретный продукт в другое состояние или продукт». Это тест позволяет отделить конкретные процессы от непатентуемых абстрактных идей, законов природы, математических алгоритмов и прочего.
Судьи отметили, что сведение анализа патентоспособности процессов и методик только к этому тесту ставит под угрозу возможность патентования программного обеспечения, методов медицинской диагностики.
3. О’Рейли против Морзе
Разбирательство, известное как “Дело о патенте на телеграф”, разбиралось Верховным судом в 1854 году. Принятое решение стало важным для развития законодательства в области патенования программного обеспечения. Оно определило, что абстрактная идея в отрыве от реализации непатентоспособна.
В начале 19 века будущие создатели телеграфа столкнулись с проблемой: гальванический ток (постоянный ток невысокой силы и напряжения) слабеет по мере прохождения по проводам и после прохождения определенного расстояния становится слишком слабым, чтобы создавать механические эффекты.
Слишком большое напряжение и сила тока в результате требовались, чтобы передать сигнал из Балтимора в Вашингтон. На тот момент, когда подергивание лапки мёртвой лягушки под воздействием тока считалось научным прорывом, это было вообще неосуществимо.
Сэмьюел Морзе предложил объединить две или более гальванических цепи с саморегулирующимися батареями, чтобы предотвратить падение силы тока по всей длине одной цепи. Нужно было установить репитеры-ретрансляторы с небольшими интервалами в 15-20 миль, чтобы сигнал восстанавливался до первоначального уровня раньше, чем его окончательно заглушит шум.
Судебное разбирательство должно было решить несколько вопросов, в том числе, является ли Морзе изобретателем телеграфа. Но особое внимание привлёк восьмой пункт его иска. Там он заявлял, что суть его изобретения не сводится к определённому механизму или набору механизмов. Суть его изобретения – сама идея “использования движущей силы электрического или гальванического тока для рисования или печати разборчивых символов, знаков или букв на любом расстоянии как нового приложения этой силы, какового я являюсь первым изобретателем или открывателем”.
В суде решили, что хотя Морзе действительно применил свои способности для создания сложного и искусного механизма, который реализовал идею телеграфа, саму способность тока передавать информацию отпечатанными буквами он не изобретал. Ток это способен делать по своей природе независимо от того, каким механизмом эта способность реализуется.
Кроме того, объяснить эту способность Морзе не может, и его патентная претензия слишком широка и не покрывается законодательством. Концепция в его заявке является настолько общей и абстрактной, что должна считаться идеей, а не практическим воплощением или внедрением идеи.
4. Lab Corp of America против Metabolite Inc.
Длившееся пять лет судебное разбирательство оказалось связано с вопросом патентоспособности научных принципов.
В 1999 году Metabolite подали в суд на LabCorp за нарушение патента на диагностическое исследование. Патент описывал корелляцию между уровнями гомоцистеина (аминокислота, важная для метаболизма белков) и витаминами группы B. Суд потребовал от LabCorp заплатить $4.7 млн компенсации ущерба, что подтвердил федеральный суд, постановив, что сотрудники LabCorp нарушали патент каждый раз, когда назначали такой анализ пациентам и интерпретировали его результаты.
В LabCorp утверждали, что описываемая патентом корреляция – это закон природы, и патеновать её вообще нельзя было.
Если бы суд не встал на сторону Metabolite и аннулировал их патент, это бы сильно повлияло в дальнейшем на биотехнологические компании, и влияние это вышло бы за пределы установления патентоспособности корреляции биомаркеров с состоянием здоровья. В Metabolite заявили, что аннулирование их патента должно было привести к отмене всех патентов на лекарства и препараты, потому что их изобретатели “просто открыли определённые химические взаимодействия веществ с человеческим телом, которые определяют законы химии”.
5. Mayo Collaborative Services против Prometheus Laboratories
В 2012 году Верховный суд США единогласно решил, что патентоспособными не являются методы подачи лекарства пациенту, исследования продуктов метаболизма лекарств в организме и принятия решения об увеличении или сокращении дозы лекарства. Сторонники этого решения считали, что оно освобождает медиков от лишних ограничений при применении на практике их профессиональных знаний. Противники считали, что оно противоречит патентному законодательству и ставит препятствия на пути инвестиций в персонализированную медицину, мешая появляться новым продуктам и услугам.
Дело выросло из спора по поводу диагностического теста между крупными медицинскими исследовательскими центрами Mayo Collaborative Services и Prometheus Laboratories. Спор касался патентов US6355623 и US6680302, которые принадлежали клинике в Монреале, а Prometheus были доступны по эксклюзивной лицензии. Патенты касались использования препаратов класса тиопуринов в лечении аутоиммунных заболеваний, таких, как болезнь Крона и язвенный колит. Люди по-разному усваивают эти препараты, поэтому врачам приходится индивидуально подбирать дозу.
Патент Prometheus описывал алгоритм, включающий этапы применения лекарства, когда его вводили пациенту, этап оценки с измерением метаболитов в крови и этап корректировки дозы на основе результатов оценки. Prometheus продавали диагностические тесты на основе этого патента, а в Mayo их приобретали и использовали. Однако в 2004 году знаменитая клиника заявила, что создаст собственный тест, в том же году Prometheus подали на них в суд Калифорнии.
Суд поделил предмет спора на три этапа соответственно этапам теста: введение лекарства, определение уровня метаболитов и получение предупреждения о необходимости корректировки дозы. Первые два шага суд счёл просто сбором данных, а третий – непатентуемым умственным усилием. Суд установил, что авторы патента не изобрели корреляцию между дозой лекарства и уровнем метаболитов: и то, и другое являются естественными природными феноменами, и изобретатели просто наблюдали взаимосвязь между естественными метаболитами и терапевтической эффективностью и токсичностью препарата.
Эти два вывода — что претензии истца относятся только к природным явлениям и что претензии относятся к любому проявлению природных явлений — привели к отклонению иска.
Prometheus подали апелляцию в Федеральный суд. Он отменил решение калифорнийского суда, постановив, что первые два этапа теста вовсе не являются простым сбором данных. Они включают две физические трансформации: пациента путём введения лекарства и метаболитов в процессе измерения. Значит, здесь применим вышеупомянутый «machine-or-transformation test»: если метод требует специфической машины, устройства для его реализации или приводит к физической трансформации, то он патентоспособен.
Mayo обратилась в Верховный суд в 2011. Он отменил решение Федерального суда, придя к тем же выводам, что и Окружной в Калифорнии. Корреляция между естественным явлением метаболитов препарата и эффективностью и токсичностью последнего относятся к непатентуемым законам природы. Суд добавил, что методы поиска рассматриваемых взаимосвязей были давно известны в медицине, так что третий шаг теста просто предписывает врачам производить давно известные конвенциональные рутинные действия, ранее описанные учёными в этой области. Такие действия не превращают закон природы в патентоспособное применение такого закона.
6. Ассоциация молекулярной патологии против Myriad Genetics
В 2013 году Верховный суд США разбирался с патентным спором вокруг теста на специфические гены, увеличивающие риск рака груди и яичников. Патент предоставлял Myriad Genetics монополию на тест, который выделял из клеток ДНК и, копируя отдельные изолированные нити ДНК, создавал синтетическую комплементарную ДНК (кДНК), содержащую эти нити с определёнными изменениями. А именно, с удалёнными участками, которые не кодировали определённые гены.
Суд решил, что синтетическая ДНК патентоспособна, а выделенная из клеток естественная – нет. Здесь снова начался поиск баланса между непатентуемостью естественных явлений и законов природы и миссией патентного права по поддержке и защите инноваций, изобретений, открытий.
Суд уточнил, что сам найденный Myriad ответственный за заболевания ген патентовать нельзя, так как он существовал в природе без всякого влияния Myriad. Последние возражали, что они создали метод идентификации и извлечения определённых генетических последовательностей. Разобрав ДНК на отдельные последовательности и изменив их нужным образом, они создали молекулу, которой в природе не было. Суд с этим согласился и признал кДНК патентоспособной.
7. Даймонд против Дьера
Препятствует ли патентноспособности изобретения то, что исполнение физического процесса в рамках работы устройства контролируется компьютерной программой? Спорный патент описывал “процесс формования сырого неотвержденного синтетического каучука в отвержденные прецизионные изделия”, проще говоря, штамповку изделий из резины.
Ход отверждения синтетического каучука зависит от ряда факторов, включая время, температуру и толщину формы. Используя уравнение Аррениуса, можно вычислить, в какой момент открывать пресс и вынимать из формы готовое изделие. Но на момент изобретения не существовало способов измерить температуру внутри формы без открывания пресса. А при открывании температура падала. Изобретение решало эту проблему с помощью встроенной термопары, которая постоянно измеряла температуру и отдавала информацию компьютеру. А тот на основе формулы Аррениуса вычислял, в какой момент открывать пресс.
Патентный эксперт признал изобретение непатентоспособным, опираясь на решение по делу Готтшальк против Бенсона. Это дело рассматривалось в 1972 году и ставило под вопрос возможность патентования компьютерных программ. Собственно, решение по нему чуть было не поставило крест на патентовании программного обеспечения.
Гэри Бенсон с коллегой Табботом попытались запатеновать алгоритм преобразования чисел в двоично-десятичном коде в двоичные числа. Патентное ведомство им отказало, так как патент сводился к математической формуле, а они были признаны непатентоспособными ещё решением по делу от 1939 года. А тогда, в 1939 году, суд опирался на решение, признающее непатентоспособными абстрактные идеи, которое было принято ещё в 19 веке.
Но в деле Даймонда против Дьерра для Верховного суда решающим стало то, что изобретение основано не на абстракции типа математической формулы или алгоритма, а на применении его в работе физически существующей машины. Изобретение, таким образом, проходит «machine-or-transformation test» и патентоспособно несмотря на наличие софтверного компонента.
Продолжение следует (во второй части — остальные семь исков).
Полезное от Онлайн Патент:
Онлайн Патент - компания, которая уже 10 лет успешно помогает более чем 100.000 пользователей эффективно защищать свою интеллектуальную собственность.
Абстрактная идея в отрыве от реализации непатентоспособна. Фундаментальное правило и правда)
спасибо за статью! интересно было бы почитать такую же, только про становление российского патентного законодательства