Проверка прав на Интеллектуальную собственность (ИС) при сделках m&a и основные проблемы и выводы

В последнее время именно наличие определенных прав на ИС является стимулом к приобретению компании или доли в такой компании. В таком случае именно юридическая проверка (due diligence) прав на интересующие объекты ИС имеет первостепенное значение. Именно поэтому важно, чтобы все права на интересующие покупателя объекты ИС принадлежали компании и при этом были надлежащим образом оформлены. Соответственно, в таком случае именно этот раздел due diligence будет являться причиной основных рисков и возможно отказа от сделки.

ГК РФ предусматривает следующий перечень объектов ИС:

1. Объекты авторских и смежных прав:

· программы для ЭВМ,

· базы данных,

· тексты,

· графика,

· фотографии,

· дизайн,

· аудиовизуальные произведения и т.п. (главы 70 и 71 ГК РФ).

2. Объекты патентного права:

· изобретения;

· полезные модели;

· промышленные образцы (глава 72 ГК РФ).

3. Средства индивидуализации товаров и услуг:

· товарные знаки (знаки обслуживания);

· наименования места происхождения товара;

· фирменные наименования;

· коммерческие обозначения (глава 76 ГК РФ).

4. Нетрадиционные объекты:

· селекционные достижения (глава 73 ГК РФ),

· топологии интегральных микросхем (глава 74 ГК РФ),

· секреты производства - ноу-хау (глава 75 ГК РФ).

В первую очередь в рамках анализа ИС целевой компании проверяется следующее:

1. Документы, подтверждающие регистрацию прав на объекты ИС (свидетельства о государственной регистрации, патенты);

2. Документы, подтверждающие приобретение прав на объекты ИС или их обременений (лицензионные договоры, договоры об отчуждении прав, договоры франчайзинга или коммерческой концессии, авторские договоры, договоры залога прав);

3. Наличие документов, подтверждающих оформление прав на служебные произведения, договоры на доменные имена;

4. Сроки действия исключительного права и риски его прекращения;

5. потенциальная охраноспособность результатов интеллектуальной деятельности.

При более глубокой проверке могут проверяться также (а) иные договоры, связанные с ИС; (б) ЛНА, связанные с ИС; (в) судебные решения и мировые соглашения по поводу ИС; (г) документы, подтверждающие включение ИС в различные реестры; (д) иные документы/иные описания объектов ИС, переписка с организациями в области ИС.

Таким образом, юридическая проверка ИС целевой компании включает в себя 3 общих аспекта:

1. Определение собственно ИС целевой компании,

2. Анализ защиты прав на ИС в целевой компании.

3. Наличие заключенных целевой компанией лицензионных соглашений, если используемая целевой компанией ИС принадлежит третьим лицам или акционерам целевой компании.

Распространенные проблемы, выявляемые при проведении проверки ИС целевой компании:

1. Служебные произведения. С сотрудниками не оформлено никаких документов, не введен режим служебных произведений.

Без наличия двух условий – трудовых отношений и служебных обязанностей – исключительное право на произведение останется за работником. Сам по себе факт создания произведения работником в рабочее время с использованием материалов и оборудования работодателя не служит доказательством «служебности» произведения.

Таким образом, при проверке необходимо обращать внимание на то, чтобы (а) в трудовых обязанностях было прописано создание определенного продукта/произведения, (б) были в наличии служебное или техническое задание и акты приема-передачи (в) были выплачены отдельные вознаграждения за служебные произведения (условие трудового договора о том, что вознаграждение автора учтено при определении зарплаты нельзя считать соглашением о порядке выплаты за служебный результат интеллектуальной деятельности). Иначе придется сделать вывод, что права на созданное произведение принадлежат работнику, а не самой целевой компании. При этом ключевой момент - фиксация актом передачи исключительных прав на служебное произведение от работника к работодателю, поскольку в таком акте важно и необходимо закрепить, какой именно объект передается и подробно описать характеристики, которые позволяют идентифицировать его.

Также следует иметь ввиду “правило 3-х лет” – если компания в течение 3-х летнего срока никак не использует произведение и не проявляет к нему интереса (использование результата или распоряжение правом – передача права другому лицу), то исключительные права вернутся автору. Это правило относится и к товарному знаку.

Кто-то сотрудники целевой компании может, например, прямо предусмотреть в своем трудовым соглашении, что создание произведений при определенных условиях не считается его трудовой обязанностью. В таком случае компания сможет использовать созданный таким сотрудником интеллектуальный продукт лишь на основании отдельного соглашения с таким сотрудником - на условиях лицензии и при выплате ему вознаграждения.

2. Договоры с внешними разработчиками. С внешними разработчиками в договорах не указано, что именно сделано и кому принадлежат исключительные права.

Это не дает возможности идентифицировать сделанное и значит непонятно на что конкретно переданы права.

3. Лицензированная интеллектуальная собственность. Отсутствие одобрение лицензиара.

Лицензирование обеспечивает права на использование лицензиатом определенных объектов ИС в соответствии с положениями лицензионного соглашения. По закону лицензиат может заключить сублицензионный договор (т. е. предоставить третьему лицу право использования, полученное по лицензионному договору) только с письменного согласия лицензиара. При этом лицензиар может разрешить заключить сублицензионный договор уже после того, как будет заключен лицензионный договор.

4. Программное обеспечение (ПО). Отсутствие согласия всех владельцев ПО.

Экспертиза ПО целевой компании (или стороннего ПО, которое использует целевая компания) включает проверку (а) автора исходного кода, лежащего в основе ПО (авторским правом охраняется именно исходный текст программы, а не сам алгоритм), и (б) документального подтверждения факта, что авторские права были переданы компании. Несколько разработчиков означает несколько совладельцев. А совладельцы могут использовать ПО только с согласия всех владельцев. Таким образом, в данном случае необходимо проверять момент возникновения прав у первоначального правообладателя (первоначальных правообладателей) и всю цепочку договоров.

При проверке стороннего ПО рассматриваются соответствующие лицензионные соглашения.

5. Сроки охраны прав на ИС. Истечение сроков охраны прав на ИС.

Закон устанавливает срок охраны прав на ИС – нужно помнить о предусмотренных законом сроков охраны прав при проверке ИС целевой компании.

Заключение

В заключение стоит отметить, что, учитывая вышесказанное, владельцу целевой компании было бы целесообразно самому предварительно провести должную юридическую проверку ИС своей компании c целью получить актуальную и объективную информацию о:

· качестве и количестве ИС своей компании и о ее использовании;

· процессах, связанных с созданием ИС и степени защиты прав на ИС;

· соответствующих сделках, обременениях, а также (потенциальных) нарушениях прав на ИС;

· денежной оценке ИС, ее сертификации, включении в реестры и т.п.;

· юридическом качестве договоров с внешними разработчиками и лицензионных соглашений.

Такая предварительная юридическая проверка ИС своей компании позволит сократить время на такую проверку со стороны покупателя, значительно повысит интерес к целевой компании и шансы на успешный результат сделки купли-продажи. Дополнительно можно отметить, что проверка целевой компании перед ее приобретением зачастую используется для снижения цены сделки. Таким образом, идеальное состояние в юридическом смысле ситуации с ИС целевой компании не даст покупателю оснований и аргументов для снижения цены сделки.