Как мы защитились от патентного троллинга

Рассказываем, как юристы «Ленты» сэкономили 90 миллионов рублей и при чём здесь принцип «эстоппель».

Патентный троллинг как явление давно известен в мире, чаще всего от него страдают организации, работающие в ИТ-сфере. Если коротко, люди или компания регистрирует права на продукт или бренд, чтобы потом предъявить патентный иск продавцу или производителю товара. Как правило, отбиться через суд от таких недобросовестных игроков рынка сложно именно потому, что они, хоть не производят и не продают товар, но пользуются формальным правом на товарный знак. Рассказываем, как мы сыграли на противоречиях в позиции одного из истцов, чтобы доказать свою правоту.

В 2020 году на полках магазинов «Ленты» появилась продукция под торговой маркой Playmax. Это обозначение мы размещали на компьютерных товарах: мышки, коврики для них и клавиатуры.

Здесь стоит отметить, что иногда товары продаются без зарегистрированного товарного знака, и у поставщика или торговой сети часто нет необходимости становиться правообладателем. Это единичные случаи, но иногда так бывает. С Playmax произошло тоже самое: мы покупали продукцию у поставщика из Китая и продавали её в магазинах под этим обозначением.

В 2021 году мы получили от рекламного агентства Great претензию с требованием компенсации в размере 90 миллионов рублей и судебный иск. Как оказалось, рекламщики зарегистрировали одноименный товарный знак в Роспатенте. Мы ранее сталкивались с патентным троллингом, но никогда ранее похожими действиями не занималась уважаемая на рынке рекламная группа. Как правило, патентные тролли действуют на удачу: если в суде удастся доказать нарушение, получишь компенсацию, если нет – не потеряешь ничего, кроме госпошлин. Поэтому такой способ заработка привлекателен для некоторых игроков рынка.

Ещё один момент – профессиональные патентные тролли, в отличие от новичков, не регистрируют права на товары, которые уже есть в продаже. Проще зарегистрировать какой-то популярный и известный элемент дизайна упаковки товара или название, давно известные на рынке, чтобы требовать компенсацию у поставщиков или торговых сетей.

Итак, мы пошли в суды. Во время первого разбирательства мы были ответчиками, здесь представители рекламного агентства пытались взыскать с нас компенсацию. Во втором процессе мы требовали прекратить действие их права на товарный знак.

Поскольку такие споры очень непростые, процессы затягивались. В слушаниях, которые были посвящены взысканию денег, было больше десяти заседаний. Ещё четыре были на втором процессе, где также проходила процедура медиации, то есть нас пытались примирить. Всё это время товары под маркой Playmax не были доступны покупателям: из-за судебных споров таможня заблокировала возможность ввоза мышек и клавиатур.

И здесь нужно немного пояснить, что из себя представляет агентство Great. Это рекламная группа, в которую входят коммуникационное и event- агентства, а также типография. Ни о какой продаже товаров речи нет. В суде представители агентства требовали компенсацию на том основании, что хотели производить и продавать товары под маркой Playmax.

УФАС изучило документы и пояснения представителей агентства в суде, из которых следовало, что они планируют выпускать товар с названием Playmax. Им пришлось так говорить в суде, потому что иначе им отказали бы в иске из-за неиспользования товарного знака. Однако наши визави не могли давать такие же пояснения антимонопольщикам, ведь в этом деле они заявляли, что не являются нашими конкурентами и производителями товара. В противном случае, у антимонопольщиков были бы вопросы, почему рекламное агентство занимается непрофильной деятельностью. И на этом противоречии можно было сыграть.

«Наше решение обратиться в УФАС стало неожиданностью для рекламного агентства, поскольку если ты не используешь товарный знак, но предъявляешь требования другим за его использования, твои действия могут посчитать недобросовестной конкуренцией. Получается, что ответчики не могли дать антимонопольщикам те же пояснения, на которых выстраивали позицию в суде. Этот принцип называет «эстоппель» – когда лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обосновании своей позиции, если в другом месте он утверждал обратное. Главная задача принципа – не допустить, чтобы из-за непоследовательности в поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне».

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России указала на противоречия в показаниях рекламного агентства и решила, что последовательность и хронология его действий свидетельствует о недобросовестной цели приобретения исключительного права на спорный товарный знак.

Дальше дело было передано в Суд по интеллектуальным правам, который согласился с выводами УФАС, а апелляция оставила в силе решение суда, и уже с учетом этих решений нам удалось выиграть суд, где с нас пытались взыскать компенсацию.

Судебные разбирательства длились более трёх лет. Как мы помним, мы не могли продавать товары Playmax, что дает нам возможность обратиться в суд для требования упущенной выгоды за эти три года с рекламног�� агентства.