Мы хотели стать владельцами своего бренда, но Роспатент нам отказал. Что делать, если твой бизнес под угрозой?
Представьте: вы строите бизнес, вкладываетесь в рекламу, а потом — БАЦ! — оказывается, что ваше название уже давно принадлежит кому-то другому.
Как быть? Тратить сотни тысяч на полный ребрендинг? Работать под угрозой миллионных взысканий? В такую ситуацию рискует попасть каждый, поэтому давайте расскажу, что случилось у нас.
Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151, автор книги о защите интеллектуальных прав «Своровали? Накажи» и ТГ-канала «Клуб правообладателей». Скорее всего, вы уже подписаны, но если еще нет — заходите, и погнали.
Сначала расскажу в двух словах о том, как работают товарные знаки, а потом перейдем к самой истории.
Обычно я рассказываю, как мы регистрируем товарные знаки. Но сегодня я расскажу о том, как Роспатент нам отказал.
Как теряют миллионы рублей на использовании чужих названий
Чаще всего как товарные знаки регистрируют названия компаний и товаров, слоганы, логотипы, имена-псевдонимы и домены.
Сегодня в России охраняется больше 800 000 товарных знаков, поэтому найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко.
Самый главный подвох для любого бизнеса: если «твоё» название не зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте, то юридически это название не твоё. Оно того, чья регистрация. Кто успел зарегистрировать раньше — тот и владелец.
На этом горят многие предприниматели. Человек открывает компанию, дает ей и своему продукту какое-то название. Вкладывает деньги в брендинг, сайт и рекламу. А сам бренд-то ему не принадлежит.
Грубо говоря, это как вломиться в чужую квартиру и начать там делать ремонт. Какое-то время все будет красиво. Но рано или поздно объявятся хозяева.
Набор санкций за использование чужого бренда такой, что иногда может довести и до банкротства:
- взыскание компенсации в пользу правообладателя — до 5 миллионов рублей, иногда больше (п.4 ст. 1515 ГК РФ)
- штрафы в пользу государства за нарушение закона о рекламе и недобросовестную конкуренцию — тут от 100 до 500 тысяч, а там как повезет (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ)
- конфискация товара, на который незаконно нанесен чужой знак (п.2 ст. 1515 ГК РФ)
- иногда ответственность вплоть до уголовной (до шести лет, ст. 180 УК РФ)
И вишенка на торте: даже выплата компенсации не избавит от необходимости проводить ребрендинг. За свой счет, разумеется.
Можно ли стать правообладателем собственного бренда, если похожие названия давно уже заняты?
Место действия: Москва
Бренд: «UPGRADE»
Бизнес: компания «Форвард лизинг»
В 2019 году для «Форвард лизинг» мы регистрировали их главный товарный знак «Форвард».
Тогда одни юристы не справились с регистрацией, в итоге получить заветное свидетельство на «Forward» мы смогли только через получение писем-согласий, как это было в деле «Leones», о котором я рассказывал недавно на VC.
Новая задача — зарегистрировать знак «UPGRADE» для нового продукта компании.
Даже поверхностная проверка показывает десятки товарных знаков со словом «UPGRADE». Но менять название не вариант, оно уже используется в бизнесе.
Подаем заявку в Роспатент. Первая формальная экспертиза Роспатента проходит успешно, всего за месяц. Впереди главная часть: экспертиза самого знака.
Дальше, как и ожидали, получаем из Роспатента предварительный отказ.
Роспатент считает, что наш «UPGRADE» мало того, что похож на чужие знаки, так и в принципе не может быть зарегистрирован, так как «указывает на свойства товаров и услуг».
Хороший вопрос, господа! А как так получается, что по мнению Роспатента у нас одновременно такое название и вообще не может быть зарегистрировано, и при этом такие знаки уже есть?
Ну вот так, бывает. Не впервой.
План такой:
— собрать письма-согласия от владельцев похожих брендов. Если получится договориться, то это основание для отказа снимут.
— объяснить Роспатенту, что «UPGRADE» можно регистрировать как товарный знак
Про согласия я в деле LEONES уже рассказывал, а вот про вторую часть давайте подробнее.
Дело в том, что по закону при регистрации товарных знаков «общепринятость» слов должна рассматриваться не сама по себе, а в отношении товаров и услуг, на которые регистрируют товарный знак. Плюс значение слова надо учитывать.
То есть знак «Сапоги» на сапоги не зарегистрируют, потому что это название вида товара, а не бренд. «Shoes» на обувь тоже вряд ли, потому что большинство россиян знают, что shoes переводится как обувь.
А вот «welly» на сапоги — уже вполне может быть. Потому что мало кто знает, что welly — это британское сокращение от Wellingtons, они так резиновые сапоги называют. Но в России такое название едва ли воспримут как вид товара.
Так и с «UPGRADE». Да, это слово переводится как улучшение, и можно там как-то додумать, что под этим подразумевается улучшение лизинговой программы. Но у слова переводов много, и это еще надо постараться додумать.
В общем, пишем огромный ответ со ссылкой на кучи словарей, регламенты Роспатента и всё такое. Но…
Роспатент отказывает в регистрации — и что же делать дальше?
Наши доводы не приняты, Роспатент присылает финальный отказ:
Дальше у нас было два варианта:
- Согласиться с отказом Роспатента и уйти на ребрендинг: например, дорисовать логотип. При этом само по себе слово «UPGRADE» бы не защищалось
- Попробовать оспорить решение Роспатента и зарегистрировать всё как хотелось изначально
Первый вариант нам не подходил. Если бы мы согласились, то кто угодно из конкурентов мог бы использовать название «UPGRADE» с другой графикой.
Поэтому пошли по второму варианту.
Решения Роспатента оспаривают в Палате по патентным спорам. По сути, этот орган — часть самого Роспатента, что-то вроде службы контроля качества. Твое возражение там рассматривает целая коллегия экспертов Роспатента.
Да, получается, для того, чтобы оспорить отказ, нужно доказать экспертам Роспатента, что эксперт Роспатента был не прав. Как вы понимаете, задача непростая.
Не буду душнить и рассказывать во всех подробностях, что именно мы писали про законы, практику судов и самого Роспатента — там одно только решение выглядело вот так:
А вот главный итог этого решения:
Помните, с чего начиналась эта ситуация? Было много похожих брендов, а бонусом — отказ по абсолютным основаниям, мол, само слово «неохраняемое». Казалось, что получить права невозможно, и придется делать ребрендинг.
Но в итоге «UPGRADE» зарегистрировали. Теперь компания полноценно владеет этим брендом. Пускай для этого нам пришлось провести целое дело в Палате по патентным спорам, но оно того стоило.
Выводы коротенько
- Похожие бренды находятся почти всегда. Вопрос только в том, сможет ли юрист с этим справиться.
- С предварительным отказом Роспатента можно и нужно спорить. Свои доводы нужно основывать законами, практикой судов и практикой самого Роспатента.
- Если Роспатент ссылается на чужие похожие знаки, нужно договариваться с их владельцами о согласии на регистрацию.
- Отказ Роспатента можно обжаловать в Палате по патентным спорам.
- Регистрировать свой товарный знак лучше на старте бизнеса или запуска нового продукта. Когда есть несколько вариантов названий, можно выбрать самое перспективное и получить нужную регистрацию быстрее.
Если вы еще не проверяли и не регистрировали названия своих товаров/магазинов на МП, или уже пробовали, но возникли какие-то проблемы — напишите мне.
Посмотрим, проверим по настоящим базам Роспатента, и разберемся, как лучше действовать. Можно прямо в телеграм — @bchlf
Только не откладывайте на «после праздников». За выходные в Роспатент придет порядка тысячи заявок, они будут приниматься в автоматическом режиме и даже одной похожей может быть достаточно, чтобы помешать делу.
Если в принципе тема нематериальных активов «ваша» — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».
Там мои заметки для предпринимателей и авторов. Как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами — чтобы зарабатывать деньги и не терять их на компенсациях и штрафах. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.
Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».
Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.
Вот всегда было интересно, почему при нынешнем уровне цифровизации, экспертиза занимает так много времени, я уж не говорю про регистрацию знака. Там все до сих пор на берестяных грамотах?
Дело в том, что автоматической проверки заявок не изобрели еще ни в одной стране мира. У Роспатента больше 20 оснований для отказа, проверять нужно по каждому. Информации для базы проверки очень много неструктурированной: регламенты, решения судов, Палаты, Роспатента, информация из интернета и так далее.
Сама по себе экспертиза занимает, грубо говоря, несколько дней, а все остальное время — это ожидание своей очереди. Каждый год по 130-140 тысяч заявок сейчас подают, а экспертов всего чуть больше ста человек.
а какие варианты? спросить у Алисы, похожи эти два знака до степени смешения или нет? :)
Магия)
Все мы немного волшебники))
Грубо говоря, это как вломиться в чужую квартиру и начать там делать ремонт. Какое-то время все будет красиво. Но рано или поздно объявятся хозяева.Некорректная аналогия. Вламываясь в чужую квартиру, ты явно знаешь, что это – не твоё. В случае со знаком скорее подходит случай (прочитала на виси) с участком: человек оформил участок, построил на нем дом, а потом объявился хозяин участка и всё забрал.
В вашем примере есть оформление участка. А тут то никакого оформления нет, просто берут название и начинают под ним работать, в этом суть.
А касаемо того, что знаешь, что это не твое — есть разъяснения судов, где суды четко говорят: предприниматель обязан проявлять должную осмотрительность при выборе бренда, сначала проверять всё, и только потом пользоваться, а не наоборот. А «я не знал, что это знак» от ответственности не освобождает.